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Notificação extrajudicial por uso indevido de marca (cease and desist)

Por José Eduardo Mercado · · 9 min de leitura · Propriedade Intelectual
Duas fachadas de loja quase idênticas, com toldos verdes e placas em branco, ilustrando o uso indevido de marca

A notificação extrajudicial de abstenção de uso de marca é o documento formal pelo qual o titular, ou o depositante, comunica a quem está usando marca idêntica ou parecida que esse uso viola seu direito e exige que ele cesse em prazo determinado. No mercado, ela é conhecida como cease and desist. Serve para loja física, perfil em rede social, site, domínio ou produto anunciado em marketplace.

A notificação não obriga ninguém a parar por si só. O que ela faz é registrar que o infrator foi advertido, delimitar o conflito e abrir espaço para uma solução sem processo. Se o uso continuar, ela prepara a ação cível ou a queixa-crime. Pode encerrar o problema quando a imitação vem de desconhecimento. Mal calibrada, alerta quem pretende apagar provas ou expõe uma marca que não resiste a uma disputa.

Este guia mostra o que reunir antes de notificar, o que o documento deve conter, quando é melhor não enviar e quais medidas a Lei 9.279/96 oferece se o infrator ignorar o aviso.

O que a notificação de abstenção de uso resolve

A notificação extrajudicial de abstenção de uso (cease & desist) é, em regra, o primeiro movimento de enforcement de marca. Ela comunica três coisas: quem é o titular, qual uso é indevido e o que se espera do notificado. A partir do recebimento, o infrator não pode mais alegar que ignorava o direito alheio.

Ela também cumpre função jurídica. O Código Civil prevê que, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial (art. 397, parágrafo único). A notificação é essa interpelação formal. Ela marca o momento a partir do qual a continuidade do uso deixa de ter qualquer justificativa razoável.

Há ainda o lado negocial. Nem todo uso indevido termina em processo. O notificado pode aceitar mudar o nome, esgotar estoque em prazo combinado ou negociar uma licença, já que a lei assegura ao titular o direito de licenciar o uso da marca. A notificação abre essa conversa em termos técnicos.

Veja como ela se posiciona entre as medidas jurídicas repressivas disponíveis:

Medida Para que serve Base
Notificação extrajudicial Advertir, constituir em mora, abrir negociação CC, art. 397, parágrafo único
Notificação judicial Manifestar formalmente a vontade por meio do Judiciário CPC, art. 726
Denúncia na plataforma Retirar anúncio ou perfil pelo canal da própria plataforma Termos de uso da plataforma
Ação cível Abstenção, indenização, liminar, apreensão Lei 9.279/96, arts. 207 a 209
Queixa-crime Responsabilização penal do infrator Lei 9.279/96, arts. 189, 190 e 199

Quando o uso indevido está em anúncios de marketplace, a via mais rápida costuma ser a denúncia direta à plataforma. O passo a passo está no guia de notice and takedown de marca. A notificação extrajudicial entra quando o problema é o vendedor em si, ou quando o uso extrapola a plataforma.

Provas antes de notificar

A ordem importa. Primeiro se documenta, depois se notifica. Depois que o infrator recebe a carta, ele pode alterar o perfil, retirar o site do ar ou esconder o estoque. A prova que não foi coletada antes pode não existir mais.

O mínimo a reunir:

Quando o caso tende a ir para o Judiciário, ou quando o conteúdo é volátil (stories, lives, anúncios que mudam de preço), a ata notarial dá fé pública ao que o tabelião constatou na tela. É prova mais difícil de contestar que um print isolado.

Exemplo hipotético: uma confecção com marca registrada na classe de vestuário encontra um perfil com 12 mil seguidores vendendo camisetas com nome e logotipo quase idênticos. Antes de qualquer contato, ela registra o perfil em ata notarial, faz uma compra-teste e guarda nota e embalagem. Só então envia a notificação.

Esse trabalho é mais simples quando já existe rotina de vigilância e defesa de marcas contra terceiros. O guia de vigilância de marca em marketplaces e redes sociais mostra como montar esse monitoramento.

O que a notificação deve conter

Uma notificação de abstenção de uso precisa permitir que qualquer leitor (o notificado, o advogado dele, um juiz no futuro) entenda o conflito sem consultar outro documento. Os elementos essenciais:

  1. Identificação completa do notificante e do notificado.
  2. Identificação do direito: número do registro ou do pedido no INPI, classe, data de concessão ou de depósito.
  3. Descrição precisa do uso indevido, com data, local e canal.
  4. Referência às provas anexadas.
  5. Fundamento legal objetivo.
  6. Pedidos específicos e prazo de resposta.
  7. Reserva de direitos.

O tom deve ser firme e técnico. Ameaças desproporcionais, adjetivos e acusações sem prova enfraquecem o documento e podem ser usados contra o notificante. O texto descreve fatos, aponta a norma e diz o que se espera.

Estrutura de notificação (modelo de tópicos)

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

NOTIFICANTE: [razão social], CNPJ [número], com sede em [endereço], titular [ou depositante] da marca [nome da marca].

NOTIFICADO(A): [nome ou razão social], [CPF/CNPJ, se conhecido], [endereço físico e/ou perfil, site ou loja online].

1. DO DIREITO DO NOTIFICANTE

A Notificante é titular do registro de marca nº [número] junto ao INPI, na classe [número], para [produtos ou serviços], concedido em [data].

[Se pedido: é depositante do pedido nº [número], classe [número], depositado em [data], atualmente [situação].]

2. DO USO INDEVIDO

Em [data], a Notificante constatou que V.Sa. utiliza o sinal [descrição] em [loja física / perfil @[usuário] / site [endereço] / anúncio [link]], para identificar [produtos ou serviços], de forma idêntica ou semelhante à marca da Notificante, em ramo [idêntico / afim].

As provas seguem anexas: [lista de anexos].

3. DO FUNDAMENTO

O uso exclusivo da marca registrada é assegurado ao titular pelo art. 129 da Lei 9.279/96. [Ao titular e ao depositante cabe zelar pela integridade material e reputação da marca, nos termos do art. 130, III.]

4. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, a Notificante requer que V.Sa., no prazo de [número] dias a contar do recebimento:

a) cesse todo e qualquer uso do sinal [descrição];

b) retire do ar anúncios, perfis, páginas e domínios que o utilizem;

c) recolha e se abstenha de comercializar material com o sinal;

d) responda por escrito, pelo e-mail [endereço], confirmando as medidas.

5. DA RESERVA DE DIREITOS

O não atendimento desta notificação poderá ensejar as medidas cíveis e criminais cabíveis, sem prejuízo da apuração de perdas e danos.

[Local], [data].

[Assinatura do notificante ou de seu advogado]

Forma de envio

O que importa é provar o conteúdo e o recebimento. O cartório de títulos e documentos oferece essa prova com fé pública. Carta com aviso de recebimento e e-mail com confirmação também podem servir, a depender do caso. Mensagem por direct ou aplicativo de conversa tem valor probatório mais frágil e funciona melhor como aviso complementar.

Existe também a via judicial. O art. 726 do CPC permite que quem tenha interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante notifique as pessoas participantes da mesma relação jurídica, para dar-lhes ciência de seu propósito. É opção para quando se espera resistência ou dificuldade de localizar o notificado.

Quando não notificar ou notificar com cautela

A notificação é uma ferramenta, não um passo obrigatório. Há situações em que enviá-la pode piorar a posição do titular.

Risco de destruição de provas. Quando há estoque físico de produto falsificado, ou quando o infrator opera de forma organizada, avisar antes pode significar perder a mercadoria e os registros. Nesses casos, a via costuma ser a ação cível com pedido de liminar. A lei permite ao juiz determinar liminarmente a sustação da violação antes da citação do réu, mediante caução se julgar necessário (art. 209, § 1º), e, nos casos de reprodução ou imitação flagrante de marca registrada, a apreensão das mercadorias, embalagens e etiquetas que contenham a marca falsificada ou imitada (art. 209, § 2º).

Marca fraca ou descritiva. Marcas formadas por termos comuns do próprio segmento têm proteção mais estreita. Notificar quem usa um termo genérico do mercado pode gerar resposta contestando a própria validade do registro.

Ramo sem possibilidade de confusão. O crime do art. 189 fala em imitação “de modo que possa induzir confusão”. Se a marca do notificado identifica produto ou serviço em ramo totalmente diverso, o argumento perde força e a notificação pode ser recebida como intimidação.

Usuário anterior de boa-fé. A lei confere direito de precedência ao registro a quem, de boa-fé, na data da prioridade ou do depósito, já usava no País, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante para produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim (art. 129, § 1º). Antes de notificar, vale investigar há quanto tempo o outro lado usa o sinal.

Apenas pedido depositado. O depositante pode notificar, mas a propriedade e o uso exclusivo vêm com o registro validamente expedido. O texto deve refletir essa situação, sem afirmar registro que ainda não existe. Se o próprio infrator depositou pedido de marca parecida no INPI, a medida paralela é a oposição ao registro de marca no INPI.

Para o cenário específico de cópia em lojas online, o guia copiaram a minha marca em marketplace detalha as alternativas.

O que diz a lei

A base normativa está na Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), complementada pelo Código Civil e pelo Código de Processo Civil.

Propriedade e legitimidade para notificar

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129). Ao titular da marca ou ao depositante é assegurado, entre outros, o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação (art. 130, III). É esse dispositivo que sustenta a notificação de quem ainda aguarda a concessão.

Crimes contra registro de marca e concorrência desleal

Comete crime contra registro de marca quem reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou a imita de modo que possa induzir confusão, e quem altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado (art. 189). Também comete crime quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada de outrem (art. 190).

Comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem (art. 195, III). Nesses crimes, somente se procede mediante queixa (art. 199). Ou seja, a iniciativa cabe ao próprio ofendido.

Ação cível, indenização e liminar

Independentemente da ação criminal, o prejudicado pode propor as ações cíveis cabíveis na forma do CPC (art. 207). A indenização é determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido (art. 208). Fica ressalvado o direito a perdas e danos por atos de violação de direitos de propriedade industrial e por atos de concorrência desleal não previstos na própria lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios ou a criar confusão entre estabelecimentos ou produtos (art. 209).

A ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial prescreve em cinco anos (art. 225).

Notificação e mora

Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial (CC, art. 397, parágrafo único). A notificação judicial tem previsão no art. 726 do CPC.

Quando vale procurar advogado

Parte do trabalho o titular faz sozinho: monitorar a marca, registrar capturas, guardar notas de compra, consultar a situação do pedido no INPI e denunciar anúncios pelo canal de contestação da própria plataforma.

A análise técnica se torna necessária quando:

Nesses casos, a redação da notificação já precisa considerar o processo que pode vir depois. O que se afirma na carta, e o que se deixa de afirmar, aparece mais tarde na petição inicial e na defesa do outro lado.

A notificação de abstenção de uso funciona quando é precedida de prova, ancorada no registro e escrita em tom técnico. Ela pode resolver o conflito sem processo e, se não resolver, deixa documentado que o infrator foi advertido.

A decisão de notificar, notificar judicialmente ou ir direto à ação com pedido de liminar depende da força da marca, do perfil do infrator e do risco de perda de provas. Mais informações sobre a atuação do Mercado Advogados em marcas estão na página de Propriedade Intelectual.

Dúvidas comuns

Perguntas frequentes

Posso enviar notificação se a minha marca ainda está só depositada no INPI?
Sim. O art. 130, III, da Lei 9.279/96 assegura ao titular e também ao depositante o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca. Isso permite notificar quem está usando sinal idêntico ou parecido mesmo com o pedido em andamento. A ressalva é que a propriedade e o uso exclusivo em todo o território nacional vêm com o registro validamente expedido (art. 129). Por isso, a notificação de quem tem apenas o depósito deve ser redigida com mais cautela: informar o número do pedido, a classe e a situação do processo, sem afirmar que a marca já está registrada.
Que prazo devo dar para o infrator responder à notificação?
A lei não fixa prazo para resposta à notificação extrajudicial. O usual é conceder prazo razoável, normalmente de alguns dias, suficiente para o notificado retirar anúncios, alterar perfis e se manifestar. Prazo curto demais pode parecer intimidação e enfraquece o argumento de boa-fé de quem notifica. Prazo longo demais prolonga o dano. Em casos com venda ativa de produto imitado, prazos menores se justificam. O prazo deve constar no texto de forma clara, com a data-limite e o canal pelo qual a resposta deve ser enviada.
A notificação precisa ser enviada por cartório para ter validade?
Não há forma única obrigatória. O ponto central é conseguir provar o conteúdo enviado e o recebimento pelo notificado. O envio por cartório de títulos e documentos oferece essa prova com fé pública. Carta com aviso de recebimento e e-mail com confirmação de leitura também podem servir, conforme o caso. Existe ainda a notificação judicial, prevista no art. 726 do CPC, para quem quer manifestar formalmente sua vontade por meio do Judiciário. A escolha depende do grau de resistência esperado e do uso que se pretende fazer do documento depois.
O que acontece se o notificado ignorar a notificação e continuar usando a marca?
A notificação não obriga ninguém a parar por si só, mas documenta que o infrator foi advertido. Se o uso continuar, o titular pode propor ação cível com pedido de abstenção e indenização (arts. 207 a 209 da Lei 9.279/96), inclusive com pedido de liminar para sustar a violação antes da citação do réu (art. 209, § 1º). Também pode apresentar queixa-crime, já que reproduzir ou imitar marca registrada e vender produto com marca imitada são crimes contra registro de marca (arts. 189 e 190), que dependem de queixa do ofendido (art. 199).
Posso notificar pelo direct da rede social ou por WhatsApp?
Uma mensagem informal pode resolver casos simples, mas tem pouco valor como prova de interpelação formal. Prints de conversa são fáceis de contestar quanto à autoria e ao conteúdo. Para que a notificação cumpra a função de constituir o infrator em mora (art. 397, parágrafo único, do Código Civil) e sirva de base para medidas posteriores, o recomendável é usar meio com prova de entrega e conteúdo. Uma alternativa é enviar a notificação formal e, em paralelo, uma mensagem curta pelo perfil informando que ela foi expedida.
Até quando posso pedir indenização pelo uso indevido da minha marca?
O art. 225 da Lei 9.279/96 estabelece que prescreve em cinco anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial. Esse prazo se refere à reparação cível. A queixa-crime tem prazo próprio na legislação processual penal, mais curto. Na prática, esperar demais também prejudica a prova: anúncios saem do ar, perfis mudam de nome e estoques desaparecem. Registrar o uso indevido assim que ele for identificado preserva as duas vias.

Encontrou alguém usando a sua marca e não sabe se notifica ou entra com ação?

O Mercado Advogados analisa o registro, as provas do uso indevido e o risco de cada via antes de qualquer envio. A notificação e as medidas seguintes são definidas a partir dessa análise técnica do caso.

Este conteúdo tem caráter informativo e não substitui a análise individualizada de um advogado. Cada caso depende do contrato específico e das provas disponíveis. Provimento 205/2021 OAB.

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